Где регистрируется договор коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии представляет собой соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д. (п.1 ст.1027 ГК РФ).

Законом предусмотрена обязательная государственная регистрация договора коммерческой концессии.

Согласно ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

С учетом того, что с 1 июля 2002 года все юридические лица регистрируются в органах МНС России, договор коммерческой концессии должен регистрироваться в том органе МНС России, в котором зарегистрирован правообладатель.

В то же время Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» не определяет порядка государственной регистрации договора коммерческой концессии, и в настоящее время отсутствуют правила такой регистрации на федеральном уровне.

Представляется, что практически вопрос о порядке государственной регистрации договора коммерческой концессии, разработке необходимых форм документов и т.п. будет решаться органами МНС России в соответствующих регионах.

Стоит упомянуть, что согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, также подлежит регистрации и в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Справка «Консалтинг. Стандарт»

Более подробно с вопросами правового регулирования договора коммерческой концессии Вы можете ознакомиться в системе «Консалтинг. Стандарт» в разделе «Договоры».

На вопрос отвечала Ткаченко Екатерина, руководитель отдела корпоративного права «Консалтинг. Стандарт».

Многие задаются вопросом, для чего нужна регистрация франшизы в Роспатенте (Федеральной службе по интеллектуальной собственности). Согласно Гражданскому кодексу РФ (пункт 2 статьи 1028), эта процедура необходима и обязательна, ведь без регистрации в Роспатенте франшизы на торговую марку, изобретение, полезную модель и т. п. право их использовать считается не предоставленным.

Для гражданина или организации, эксплуатирующих такой объект интеллектуальной собственности, это чревато обращением в суд со стороны правообладателя и требованиями возместить убытки за незаконное использование этого объекта.

Давайте разберемся, из чего состоит процедура регистрации договора франшизы в Роспатенте и как она проходит.

Какие расходы влечет регистрация франшизы в Роспатенте

Методы ведения бизнеса постоянно меняются, поскольку на него активно влияют новые технологии и экономические реалии. Одна из таких недавно появившихся бизнес-схем носит название коммерческой концессии, или франчайзинга (первый термин употребляется, в основном, в законодательных актах). Франчайзинг еще не стал повсеместным явлением и остается новинкой для многих предпринимателей, поэтому очень важно иметь представление о том, что такое франшиза, и внимательно изучать все аспекты договора по ее использованию.

Фактически договор франшизы являет собой передачу права на пользование, которую собственник бизнес-модели дает франчайзи (покупателю франшизы) в обмен на денежное вознаграждение. Наиболее известный пример применения франшизы – сеть «Макдональдс», рестораны которой сейчас имеются в большинстве стран мира.

После того как договор на покупку франшизы подписан сторонами и франчайзи получил вышеупомянутые права, он начинает процесс оказания услуг или продажи товаров под торговой маркой компании-франчайзера (а иногда и с использованием его технологий работы).

Но для того чтобы договор франшизы вступил в законную силу и его условия стали обязательными для сторон, требуется его регистрация в Роспатенте. В случае, если до момента регистрации франчайзи уже пользовался торговым знаком, изобретениями и иной интеллектуальной собственностью правообладателя, то именно франчайзи оказывается нарушителем закона, поскольку его деятельность не была юридически обоснована.

Регистрация франшиз через Роспатент обычно занимает несколько месяцев. Обязанность ею заниматься лежит на франчайзере (хотя за действия покупателя франшизы он не ответственен, как и за их результат и качество производимого продукта). Поэтому для правоприобретателя нецелесообразно вносить платеж за лицензию и начинать бизнес, пока процедура регистрации договора франшизы в Роспатенте не закончится – ведь до этого момента отношения сторон ничем не подкреплены, владелец исключительного права может в любой момент их расторгнуть, а бизнес франчайзи не имеет легального статуса.

Регистрация в Роспатенте договора франшизы не только занимает много времени, но и влечет за собой определенные хлопоты и финансовые затраты. Стоимость одной такой процедуры – 13 500 рублей, а также 850 рублей за каждую единицу приобретаемых патентов либо 11 500 рублей за каждый знак обслуживания или товарный знак (если их несколько).

Законодательная база и регламент регистрации франшиз в Роспатенте описывается Постановлением № 1416 Правительства РФ от 24.12.2015 г. «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора».

Во-первых, рассмотрение договора франшизы, направленного на регистрацию в Роспатент, заключается в проверке его соответствия нормам Гражданского кодекса, и, во-вторых, правильности оформления. Основания отказа в регистрации могут быть как формальными (договор составлен с ошибками, не хватает перевода на русский язык каких-либо документов и т. д.), так и правовыми.

Срок рассмотрения договора франшизы Роспатентом – не более 45 рабочих дней с даты его приема. В случае несоблюдения каких-либо условий регистрации, Роспатент направляет письменное уведомление и предоставляет три месяца для исправления ошибок в документах либо доставки недостающих бумаг. Если заявитель выполнил все предписания и дослал нужные документы, с момента их получения у Роспатента есть 45 рабочих дней на то, чтобы ответить отказом на заявку либо осуществить регистрацию договора франшизы.

В итоге вся эта процедура может растянуться до полугода. Поэтому на практике в Роспатент на регистрацию отправляют максимум треть всех договоров, касающихся франшиз. Однако регистрация таких сделок обязательна. Иначе возможны проблемы с налоговой инспекцией: Министерство финансов РФ признает затраты компании на покупку прав пользования интеллектуальной собственностью (в категории прочих расходов) лишь тогда, когда соответствующий договор был зарегистрирован в Роспатенте.

Примерно та же ситуация у индивидуальных предпринимателей, ежемесячно выплачивающих взносы за пользование интеллектуальной собственностью франчайзера: пока договор не прошел регистрацию, свою налоговую базу они уменьшить не могут. Подробнее об этом можно прочесть в письме Минфина № 03-03-04/1/727 от 07.11.2006 г.

Теоретически можно добиться признания своего права на учет издержек, даже если договор франшизы не был зарегистрирован, поскольку:

  • регистрация договоров франшиз находится в правовом поле гражданского законодательства, а не налогового;
  • за неправильно заключенные гражданско-правовые сделки несут ответственность лишь участники этих сделок;
  • налоговое регулирование не зависит от соблюдения гражданско-правовых процедур.

Но любой судебный процесс – весьма дорогостоящее и долгое мероприятие, по затратам сравнимое с регистрацией франшизы в Роспатенте.

Кем осуществляется регистрация договора франшизы в Роспатенте

Все хлопоты по регистрации договора франшизы в Роспатенте обычно ложатся на франчайзера (согласно статье 1031 Гражданского кодекса РФ). Однако франчайзи, гораздо более заинтересованный в успехе данной процедуры, может заняться ею самостоятельно. Желательно зафиксировать это распределение обязанностей в самом договоре франшизы (если этого не сделать, возможны сложности с учетом расходов на пользование чужой интеллектуальной собственностью).

Однако даже в тех случаях, когда правообладатель целиком берет на себя регистрацию франшизы в Роспатенте, приобретателю франшизы желательно договориться с ним о сроках проведения регистрации и документально зафиксировать результаты переговоров.

Существуют рекомендации для служащих Роспатента, обязывающие их провести регистрацию договора франшизы в следующих ситуациях:

  • если заявку на регистрацию подает пользователь франшизы (хотя договор не обязывает его к этому);
  • если заявка подана правообладателем (притом, что все необходимые документы предоставляет покупатель франшизы).

Регистрация в Роспатенте договора франшизы не означает, что любые его дальнейшие изменения, дополнения, прекращение его действия автоматически вступят в силу. Их необходимо регистрировать отдельно (подробнее в статьях 1036 и 1037 ГК РФ).

Начиная с 1.01.2008 г., договоры по приобретению франшиз не нуждаются в регистрации в налоговой инспекции. Единственная государственная инстанция, где необходимо регистрировать подобные сделки, это Роспатент.

Для регистрации договора франшизы, согласно Правилам государственной регистрации, данный документ должен быть подписан обеими сторонами (неважно, являются ли они физическими или юридическими лицами) или же их законными представителями. Если договор либо соглашение о его расторжении содержит в себе подпись только одной стороны, то к нему необходимо прилагать:

  • уведомление о том, что распоряжение исключительным правом фактически состоялось (с подписями обеих сторон);
  • заверенную нотариусом выписку из данного документа (договора или соглашения о его расторжении либо изменении условий);
  • нотариально удостоверенную выписку из договора, соглашения об изменении или расторжении договора.

Податель заявки в Роспатент на регистрацию договора франшизы может при желании представить квитанцию, подтверждающую уплату пошлины за данную услугу.

Когда регистрацией занимается представитель, он должен обладать доверенностью от заявителя, которая обеспечивает ему право действовать от имени заявителя.

Документы, составляющие заявку на регистрацию коммерческой концессии, принимаются только на русском языке (для документов на иностранных языках необходимы их заверенные переводы на русский). Если податель заявки проигнорировал это требование, то Роспатент откажет ему в регистрации.

Рассматривая заявку на регистрацию договора франшизы, специалисты Роспатента в первую очередь проверяют соответствие условий соглашения нормам Гражданского кодекса РФ. Некоторые договоры, заявленные как концессионные, на самом деле ими не являются (к примеру, если франчайзи по договору получает право лишь на ноу-хау и коммерческое обозначение, но не на товарный знак). Они не пройдут проверку, и заявитель получит отказ в регистрации.

В случаях, когда стороны заключают соглашение на использование приобретателем промышленного образца, полезной модели, изобретения без права пользоваться товарным знаком франчайзера, Роспатент откажет в регистрации и предложит сторонам заключить лицензионный договор.

Договор коммерческой концессии предусматривает право использования не только товарного знака франчайзера, но и других объектов интеллектуального труда, принадлежащих ему:

  • изобретений;
  • полезных моделей;
  • запатентованных промышленных образцов;
  • компьютерных программ;
  • баз данных;
  • топологий интегральных микросхем;
  • коммерческих обозначений;
  • ноу-хау (секретов производства).

Однако попытка передать франчайзи исключительное право на фирменные названия товаров или на наименование мест их происхождения будет отклонена Роспатентом. Законодательство РФ не предполагает распоряжения правом на подобные наименования, а значит, это право не может быть отчуждено или предоставлено другим лицам (подробнее в статьях 1474 и 1519 ГК РФ).

Помимо законности, Роспатент проверяет следующие аспекты любого договора франшизы, подаваемого на регистрацию:

  • наличие статусов ИП или организации у обеих сторон сделки;
  • сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности и товарных знаках, принадлежащих франчайзеру (проверяются по государственным реестрам);
  • документы, подтверждающие статус правообладателя;
  • наличие в договоре условий о выплате вознаграждений (без этого договор концессии не является таковым).

При этом если договор не содержит сведений о наличии статуса ИП у каждой или у одной из сторон, Роспатент не будет запрашивать эту информацию, но и в регистрации франшизы не откажет. Статья 10 ГК РФ предполагает, что действия обоих участников франчайзинговой сделки добросовестны и обоснованы.

Согласно законодательству РФ, предоставление исключительных прав по договору коммерческой концессии, или как его еще называют договору франчайзинга, необходимо регистрировать в Роспатенте. Однако государственный орган может отказать франчайзеру и франчайзи в регистрации. Как этого избежать?

Предоставить право использования товарного знака

Заключение договора франчайзинга предполагает предоставление права на использование комплекса средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности. Например, ноу-хау, под которым понимается конкретная бизнес-модель или определенный секрет производства. Но основополагающим выступает товарный знак. Роспатент «забракует» договор, если стороны не включат в него изображение товарного знака, реквизиты свидетельства о регистрации.

Наименование объекта интеллектуальной собственности Наименование и реквизиты правоустанавливающего документа Наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ
Товарный знак № 504964 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 504964 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.01.2014 г., приоритет от 30.10.2012 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Также в договоре должна быть указана территория его действия (страна, регион, город) и зафиксирован факт того, что товары и услуги, которые франчайзи планирует реализовывать, совпадают с теми, которые указаны в свидетельстве на товарный знак. Права франчайзера не могут выходить за границу прав франчайзера.

2.5 Пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав на территории г. Москвы и Московской области

2.3 Перечень товаров и услуг, в отношении которых Пользователю предоставлено право использования КИП, соответствует перечню товаров и услуг, отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку №504964

Отдельно в предмете договора определяется и характер прав франчайзи. Если он будет единственным представителем, то это исключительная концессия. Если франчайзер планирует передавать права еще и третьим франчайзи, то неисключительная.

2.1 Правообладатель на условиях настоящего Договора за вознаграждение предоставляет Пользователю неисключительное право использования принадлежащего Правообладателю комплекса исключительных прав, принадлежащих Правообладателю, для организации и функционирования Предприятия

2.7 Правообладатель вправе предоставлять третьим лицам аналогичные Комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории. Дополнительное согласие Пользователя при этом не требуется

Правообладатель не обязуется воздерживаться от собственной аналогичной деятельности.

Определить сферу предпринимательской деятельности франчайзи и способы использования исключительных прав

В договоре необходимо прописать, в отношении какой сферы деятельности разрешается использование комплекса исключительных прав. Например, осуществление технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств или оказание услуги розничной продажи детской одежды и обуви. Соответственно, осуществление иной деятельности запрещено.

2.2 Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю Комплекс исключительных прав, перечисленных в п. 2.1. настоящего Договора только для организации и функционирования своего Предприятия

Что касается способов использования, то стандартно это процесс выполнения работ и оказания услуг, документация, коммерческие предложения, объявления, вывески, реклама, сети Интернет и доменное имя.

2.4 Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) может быть использовано Пользователем путем размещения товарного знака на товарах (в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на территории Предприятия), на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе

Четко сформулировать условия вознаграждения

Законодательством определено, что договор франчайзинга не может быть безвозмездным. Чтобы специалисты Роспатента не отказали в регистрации, в договоре должен быть обозначен не только вид вознаграждения, паушальный взнос и/или ежемесячные платежи, но и способ его формирования. Например, процент от дохода конкретной торговой точки.

5.1 Вознаграждение по Договору устанавливается в виде следующих платежей:

5.1.1 разового (паушального) платежа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. НДС не облагается в связи с нахождением Правообладателя на упрощенной системе налогообложения.

5.1.2 ежемесячных отчислений в размере 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых) процента от суммы выручки Предприятия от реализации автомобилей с пробегом и 3% (три) процента от суммы выручки Предприятия от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также продажи запасных частей и расходных материалов при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, НДС не облагается в связи с нахождением Правообладателя на упрощенной системе налогообложения;

5.2 Соответствующие суммы подлежат уплате в следующем порядке:

5.2.1 разовый (паушальный) платеж перечисляется Правообладателю в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания настоящего Договора. Пользователь соглашается и подтверждает, что Паушальный взнос обоснован и является невозвратным в случае расторжения Договора;

5.2.2 ежемесячные отчисления перечисляются не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.3 Размер выручки Пользователя определяется на основании данных Отчета, ежемесячно представляемого Пользователем не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Форма Отчета согласована Сторонами в Приложении № 3.

5.4 Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Правообладателем расчетный счет.

5.5 Обязательства Пользователя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.

5.6 Правообладатель вправе увеличить ежемесячный платеж путем направления письменного уведомления за 3 (три) месяца до даты начала срока применения увеличенного платежа. В случае согласия с размером увеличения ежемесячного платежа, стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. В случае если Пользователь не согласен с размером увеличения ежемесячного платежа, Стороны расторгают Договор до даты начала срока применения увеличенного платежа

Указать срок действия договора

Указанный срок должен быть конкретным. Например, «5 лет с даты подписания договора», «до определенной даты» или «до окончания действия свидетельства на товарный знак». Если срок действия договора франчайзинга выйдет за рамки срока действия товарного знака, это будет основанием для отказа Роспатента.

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия исключительного права на товарные знаки, указанные в п. 1.4 настоящего Договора. По мере необходимости Правообладатель продлевает срок действия Товарных знаков, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора